Trzy paski nie tylko dla Adidas?

W przypadku znaków prostych i nieskomplikowanych wykazanie używania znaku towarowego w odmiennej formie, ale niezmieniającej zdolności odróżniającej może być znacznie utrudnione. Z kolei wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku unijnego wymaga odpowiednich dowodów dotyczących wszystkich państw Unii.
Wyrok Sądu EU z 19.6.2019 r., T-307/17

W 2013 r. Adidas AG (dalej jako: Adidas) zgłosił w EUIPO (Urząd EU ds. własności intelektualnej) w odniesieniu do towarów pt. odzież, obuwie i nakrycia głowy następujący znak towarowy:

 

Zgłoszeniu znaku towarzyszył również opis, który brzmiał: „znak składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku”.

EUIPO znak zarejestrował i dopiero wskutek wniosku o unieważnienie opartego na zarzucie braku zdolności odróżniającej ww. znak został unieważniony. Adidas oczywiście odwołał się od tej decyzji, i co ciekawe w ogóle nie zakwestionował braku pierwotnej zdolności odróżniającej, ale argumentował, że ww. znak uzyskał, w następstwie używania na terenie EU, wtórną zdolność odróżniającą. Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że Adidas nie przedstawił dowodów na wtórną zdolność odróżniającą i wskutek skargi wniesionej przez Adidas na tę decyzję, sprawa znalazła się w Sądzie EU.

Mimo, że formalnie w skardze został podniesiony jeden zarzut, postępowanie przed sądem EU było wielowątkowe. Poruszona została mianowicie m.in. kwestia wykazania wtórnej zdolności odróżniającej, używania znaku w zmienionej formie, jak i dowodów na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej. Zarzut Adidas koncentrował się na tym, że Izba Odwoławcza EUIPO nie uwzględniła licznych dowodów, ponieważ, w jej ocenie, dotyczyły innego znaku niż ten będący przedmiotem odwołania, co w konsekwencji doprowadziło do uznania, że znak towarowy nie uzyskał wtórnej zdolności odróżniającej.

W pierwszej kolejności Adidas argumentował, że Izba Odwoławcza EUIPO zbyt mocno zawęziła zakres oceny, bo uznała, że znak zgłoszony przez Adidas to oznaczenie o konkretnych wymiarach (w szczególności o określonym stosunku między jego wysokością a szerokością). Taka ocena, zdaniem Adidas, była nieprawidłowa, bo znak będący przedmiotem postępowanie, to w istocie „motyw zdobniczy”, który „można odtworzyć w różnych wymiarach i proporcjach w zależności od towarów na które zostaje naniesiony”. Finalnie sąd z taką argumentacją się nie zgodził i zwrócił uwagę w szczególności na fakt, że to sam zgłaszający (tj. Adidas) dostarczył opis znaku, który bez wątpienia jest znakiem graficznym, a nie motywem zdobniczym. W konsekwencji Izba Odwoławcza EUIPO poprawnie scharakteryzowała przedmiotowy znak biorąc pod uwagę proporcje poszczególnych elementów składających się na ten znak w postaci, w jakiej został on przedstawiony w zgłoszeniu.

Następnie, Adidas zarzucił Izbie Odwoławczej, że w ogóle nie rozpatrzyła używania spornego znaku towarowego w tzw. „dozwolonym wariancie” tj. w postaci różniącej się od zarejestrowanej, ale w sposób nie zmieniający charakteru odróżniającego. Zarzut ten związany był z faktem, że Adidas, na poparcie argumentów o intensywnym używaniu swojego znaku, złożył szereg dowodów dotyczących innych znaków towarowych niż ten będący przedmiotem postępowania, np. trzech równolegle położonych względem siebie pasków, ale w kolorze białym. Sąd znowu poparł argumentację Izby odwoławczej EUIPO, która uznała, że w przypadku „skrajnie prostych znaków towarowych” czyli takich, które mają niewiele cech (trzy czarne paski na białym tle) nawet niewielka modyfikacja może skutkować znaczącą zmianą cech znaku towarowego w postaci w jakiej został on zarejestrowany. „Im bowiem prostszy jest znak towarowy, tym mniejsza jest możliwość, że będzie on miał charakter odróżniający, tym bardziej wprowadzenie modyfikacji do tego znaku może wpłynąć na jedną z jego zasadniczych cech/zmienić sposób postrzegania wspomnianego znaku przez właściwy krąg odbiorców”.

W rezultacie sąd zgodził się z ustaleniami Izby Odwoławczej, że Adidas nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej w każdym kraju EU, a tylko takie wykazanie mogłoby skutkować uznaniem wtórnej zdolności odróżniającej.

Co ciekawe, w niniejszej sprawie warto zwrócić uwagę na obserwacje sądu EU dotyczące złożonych przez Adidas dowodów na istnienie wtórnej zdolności odróżniającej, w tym przede wszystkim badań konsumenckich. W niniejszym postępowaniu Adidas złożył 23 badania rynkowe przeprowadzone w latach 1983–2011 r. 18 z tych badań zostały od razu zdyskwalifikowane, ponieważ dotyczyły znaków nie będących przedmiotem postępowania (zgodnie z poglądem dotyczącym „dozwolonych wariantów” przedstawionym powyżej). Sąd zatem poddał analizie pięć badań, odnośnie do których miał z kolei wątpliwości dotyczące sposobu sformułowania pytań. Zauważył bowiem, że respondenci byli badani o to czy zetknęli się już ze znakiem towarowym (będącym przedmiotem niniejszego postępowania) w związku z odzieżą lub sprzętem sportowym. Zdaniem sądu takie sformułowanie pytań mogło ujawnić respondentom skojarzenie tego znaku z określonym przedsiębiorstwem i w takich okolicznościach należałoby „opatrzeć zastrzeżeniem istotność badań rynkowych wymienionych powyżej”.

Komentarz

Mimo, że to nie pierwsze problemy Adidas z „trzypaskowymi” znakami towarowymi, to zastanawiające wydaje się przyjęcie dość restrykcyjnego podejścia zarówno przez Izbę Odwoławczą, jak i sąd. W takim ujęciu używanie znaku w zmienionej formie traci praktycznie na znaczeniu w odniesieniu do znaków prostych i nieskomplikowanych. Orzeczenie pokazuje również, że wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej UE jest znacznie utrudnione i należy je potraktować raczej jako sytuację wyjątkową. Cenną wskazówką są uwagi sądu nt. badań konsumenckich, które są częstym narzędziem wykorzystywanym zarówno przed odpowiednimi urzędami, jak i sądami.

dr Anna Sokołowska-Ławniczak
Rzecznik patentowy

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.

 

Więcej aktualności ius.focus® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie →

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych