A.R. (powód) 5.12.2005 r. złożył do Institut National de la Propriété Industrielle (francuskiego urzędu własności przemysłowej) wniosek o rejestrację słowno-graficznego znaku towarowego SAINT GERMAIN. Znak ten został zarejestrowany 12.5.2006 r., dla towarów i usług należących do klas 30, 32 i 33 – w szczególności dla napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa): cydrom, likierom, winom i napojom spirytusowym oraz ekstraktom lub esencjom alkoholowym.
W czerwcu 2012 r. A.R. wniósł powództwo przeciwko St Dalfour i Établissements Gabriel Boudier, producentom likieru „St-Germain” oraz przeciwko jego dystrybutorowi spółce Cooper International Spirits, o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez te spółki polegającego na jego reprodukcji lub też imitacji (postępowanie główne).
W toczącym się równolegle postępowaniu wyrokiem z 28.2.2013 r. francuski sąd stwierdził wygaśnięcie praw powoda do spornego znaku od 13.5.2011 r. z powodu jego nieużywania. Jednak A.R. w postępowaniu głównym nadal podtrzymywał roszczenia o naruszenie znaku towarowego za okres przed wygaśnięciem, tj. od 8.6.2009 r. do 13.5.2011 r.
Sprawa została przedstawiona do rozstrzygnięcia francuskiemu sądowi kasacyjnemu (Cour de cassation), który zdecydował się zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy właściciel znaku towarowego, który nigdy nie wykorzystywał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat po opublikowaniu jego rejestracji, może żądać naprawienia szkody wynikłej z naruszenia praw do znaku, spowodowanej używaniem przez osobę trzecią, przed dniem wygaśnięcia praw, oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych.
Trybunał w pierwszej kolejności odniósł się do przywołanego przez Cour de cassation wyroku z 21.12.2016 r. w sprawie C-654/15 Länsförsäkringar, w którym to TSUE orzekł, iż przepisy rozporządzenia Rady (WE) 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 78, str. 1)) – zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r. (Dz.Urz. UE L Nr 341, s. 21), uchylone i zastąpione, ze skutkiem od 1.10.2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 154, str. 1); dalej jako: rozporządzenie – przyznają właścicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania znaku okres odroczenia (pięciu lat), w czasie którego może on powołać się na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, bez konieczności wykazywania takiego używania. Oznacza to, że w tym okresie zakres prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją znaku towarowego, a nie na podstawie używania, jakiego właściciel mógł dokonać w tym okresie. Niniejsze postępowanie różniło się jednak od sprawy Länsförsäkringar, ponieważ dotyczyło kwestii zakresu prawa wyłącznego po upływie okresu odroczenia, gdy stwierdzono już wygaśnięcie prawa do znaku towarowego.
Trybunał Sprawiedliwości podniósł, że zgodnie z motywem 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L Nr 299, s. 25; dalej jako: dyrektywa 2008/95/WE) uchylonej i zastąpionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L Nr 336, s. 1), ustawodawcy krajowi posiadają pełną autonomię co do określenia daty, od której wygaśnięcie prawa do znaku towarowego wywołuje skutki. Ponadto zgodnie z art. 11 ust 3 dyrektywy 2008/95/WE państwa członkowskie zachowują swobodę w zakresie ustalenia, że w przypadku wystąpienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, znak ten nie może być skutecznie powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego powództwa stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1. W związku z tym to od sposobu wdrożenia dyrektywy 2008/95/WE w danym państwie członkowskim zależy, czy znak towarowy, który nigdy nie był używany i którego wygaśnięcie stwierdzono, może być nadal przedmiotem postępowania o naruszenie.
Trybunał stwierdził również, że chociaż fakt nieużywania znaku towarowego sam w sobie nie stoi na przeszkodzie zadośćuczynieniu za dokonane naruszenie, to jednak pozostaje to istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu istnienia i zakresu szkody poniesionej przez właściciela znaku towarowego, a tym samym wysokości odszkodowania, którego może on dochodzić. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz.UE.L Nr 157, str. 45 ) odszkodowanie powinno być odpowiednie do rzeczywistego uszczerbku, jaki uprawniony poniósł w wyniku naruszenia.
Komentarz
Wyrok w sprawie A.R. v Cooper International Spirits wzmacnia pozycję właścicieli znaków towarowych. W niniejszej sprawie Trybunał przeprowadził abstrakcyjną analizę, opartą jedynie na samym fakcie rejestracji znaku, jednocześnie ograniczając znaczenie „używania” znaku w jego pierwszym pięcioletnim okresie. Tym samym TSUE wskazał na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń nawet gdy znak nigdy nie był rzeczywiście używany.
Odrębną kwestią, chociaż bardzo istotną w praktyce, pozostaje problem wykazania przez uprawnionego faktycznej szkody poniesionej wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów oraz odpowiednie uzasadnienie dochodzonej w tym przypadku kwoty odszkodowania.
